朱妙春律师办案辑商标及纠纷案代理纪实(典型案件诉讼策略详解)/朱妙春律师办案辑

01愚公移山 ——科麦公司商标争议纠纷案 案由 台湾科麦股份有限公司（以下简称台湾科麦）于1991年在我国台湾地区成立。2000年4月8日，科麦公司将其享有的“科麦中英文及图”的著作权转让给上海科麦食品有限公司（以下简称上海科麦）。2007年3月7日，上海科麦的员工秦女士将“科麦中英文及图”的作品稍作添加后，恶意申请为注册商标，并于注册成功后将该商标转让给了第三人。 上海科麦在长达5年的时间里，对该涉案商标进行了漫长艰苦的维权，然而，历时多年却迟迟未能盼到裁定结果。2012年9月，由我接手承办后，经过细致的分析与深入的操作，*终撤销了秦女士恶意抢注的商标，在3个月的时间内便成功地解决了这个耗时长久的棘手案件。这个圆满的结果令客户赞不绝口，欣慰地等到了迟来的正义。 2012年9月11日上午，我正在上海世博园处理一起专利侵权诉前保全的事宜。此时，电话突然响起，原来是我多年的老友——某知识产权代理公司的汤总来电话，他告诉我，公司里有一起棘手的商标争议案件需要处理，该案已经拖延了5年的时间都没能解决，现在想请我老将出马。我一向对于疑难案件颇有兴趣，便很爽快地答应了。汤总说客户想直接与我见面，这样可更详细地告诉我整个案件的来龙去脉，便约定下午到律师事务所详谈。 烘 焙 帝 国 台湾科麦成立于1991年，专营高级烘焙食品的原料。1996年4月，台湾科麦为打造自己的品牌，便委托了一名女设计师代为设计两款图案作为公司的服务标识，要求以科麦公司所经营的食品烘焙业务为构思，表达烘焙行业的基本元素，如小麦及工具，以塑造出科麦公司“烘焙王国”之企盼，并约定完成设计图案后其版权归台湾科麦。根据台湾科麦的要求，女设计师开始构思和设计。通过几次三番的修改，经科麦公司的确认，女设计师终于圆满地完成了“科麦”图案设计，台湾科麦也按约向其支付了设计费用。 之后，台湾科麦经过多年的发展，渐渐地树立了自己的品牌，在行业中取得了领先地位。他们在海峡两岸相继建立了多处服务网点及办事处，品牌遍布台北、上海、南京、武汉、青岛、成都、沈阳等各大城市，一个食品烘焙业的“商业帝国”逐渐显露雏形。1998年4月，台湾科麦在上海设立了首家分公司——上海科麦。上海科麦成立后，全面代理台湾科麦的产品在大陆市场的销售，并使用“科麦”字号作为商标标识开展相关业务。由于拥有世界一流的食品原料、食品机械和加工技术，并聘请了国外知名企业的技术顾问，上海科麦很快就拓展了大陆市场，其旗下相继设立了“欧贝拉烘焙示范饼屋”“奉贤食品机械厂”“奉贤调料厂”“吐鲁番葡萄干生产基地”和“联旭糕点专业代工工厂”等烘焙基地，从2001年至2007年连续7年参加了由中国焙烤食品糖制品工业协会举办的“中国国际焙烤展览会”。至此，上海科麦已在全国焙烤市场中具有较高的市场占有率，在焙烤行业中取得了较高的品牌知名度。 2000年4月，台湾科麦与上海科麦签订了“科麦”图案的著作权转让合同。合同约定：台湾科麦将“科麦”图案的相关著作权，在大陆范围内永久转让给上海科麦，转让费为20万元人民币。所转让的著作权包括：复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权以及双方尚未明确列举的著作权。该合同还约定在著作权转让后，上海科麦可以在大陆范围内对侵犯“科麦”图案著作权的一切行为以自己的名义采取保护措施，保护措施包括但不限于提起民事诉讼的行为。 祸 起 萧 墙 2004年10月12日，上海科麦济南办事处的一名员工秦女士瞒着公司，私自在上海科麦享有著作权的图案两侧加添了“科麦”中文字样，在图案下方英文“BAKER’S KINGDOM”前加注“KM-”字母，组成了近似图案，并到原国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）在国际分类第29类上申请了注册商标。上海科麦在上述商标初审通过后的公告期内未及时发现，故无法走商标异议程序，而只能向国家商标评审委员会（以下简称商评委）提出商标争议请求，要求撤销该注册商标。当时，考虑到撤销注册商标的难度，上海科麦便决定采取釜底抽薪的方法，将自己享有著作权并在先使用的“科麦”图案到上海市版权局登记了著作权。接着，就开始着手著作权的官司准备，所以上海科麦在2008年3月23日以注册商标侵犯其著作权为由将秦女士起诉至山东省烟台市中级人民法院，请求法院判令：1秦女士停止一切侵犯上海科麦美术作品著作权的行为，包括使用及转让“科麦中英文及图”商标；2秦女士赔偿上海科麦损失人民币10万元；3秦女士消除影响，公开赔礼道歉；4本案的诉讼费由秦女士负担。 但在案件的审理过程中却节外生枝，突然杀出了一个“程咬金”，即案外人济南科麦商贸有限公司（以下简称济南科麦）。济南科麦致函法院，称其是系争商标的合法持有人，其商标来源于山东泰和世纪投资有限公司（以下简称山东泰和），该公司在2009年3月28日将争议商标转让给了他们。从商标局颁发的商标注册证上可以看出，秦女士在2007年3月7日将系争商标注册成功后就立即转让给了山东泰和，两年后即2009年3月，山东泰和又将该系争商标转让给了济南科麦。至此，因秦女士的抢注商标行为而引发的一场涉及商标专用权、商标转让合同、著作权侵权等知识产权系列纠纷的案件就此拉开帷幕。 孰 是 孰 非 烟台中院在审理过程中发现，本案存在着诸多知识产权的权利冲突问题。案件的争议焦点主要涉及著作权的侵权认定。涉案图案是台湾女设计师受台湾科麦委托，以台湾科麦经营的烘焙行业为元素设计的，图案富有艺术美感，且体现了企业文化和经营理念，具有独创性，理应受到法律保护。此后，台湾科麦与上海科麦签订了著作权转让合同，上海科麦在取得“科麦”图案的相关著作权后，到上海版权局进行了登记，从而成为该图案的权利人。秦女士作为上海科麦的员工，在知道本公司及其商标在行业内的知名度的情形下，发现公司尚未申请注册商标，于是便乘机擅自向国家商标局注册了商标。法院经审理后认为秦女士的这一行为从未得到上海科麦的授权，因此构成了对上海科麦“科麦中英文及图”作品著作权的侵犯，判令其应停止侵权。但上海科麦请求秦女士停止使用及转让“科麦中英文及图”商标的诉求却被法院驳回。法官在合议过程中考虑到该商标已两易其主，且均通过国家商标局核准，同时系争商标的所有权人又是案外人济南科麦，不是本案的诉讼主体，据此建议上海科麦可以另行起诉。 上海科麦同时还要求法院判令秦女士消除影响，公开赔礼道歉。法院认为虽然法律条文中规定了消除影响、赔礼道歉的民事责任，但该责任承担的前提是侵权行为侵犯了著作权中的人身权利。由于秦女士仅侵犯了上海科麦著作权中的财产权，故法院也未支持该项诉讼请求。 法院判决后，秦女士不服判决结果上诉至山东省高级人民法院。山东高院经审理后认为，原审认定事实清楚，适用法律正确，便驳回了秦女士的上诉，维持了原审法院的判决。 …… 感由 一、知识产权的不同权利发生冲突时，应适用在先原则 本案的主要焦点是对知识产权权利冲突的处理原则，特别是著作权与商标权发生冲突时的处理原则。对此，理论界与实务界已进行了较多的探讨，但既有共识，也有分歧。有些学者将处理原则归纳为在先原则、权利合法原则、知名度原则和制止不正当竞争原则。*高人民法院有关知识产权权利冲突的司法解释（讨论稿）曾将这些原则归纳为保护在先权利、诚实信用和公平竞争。对此，审判实践中也有大同小异的各种做法，如有的法院归纳为保护在先权利和禁止混淆原则，有的法院归纳为应当遵循诚实信用原则或保护在先取得的合法权利原则。其实，司法实践中已经对解决冲突的原则进行过权威性的归纳和总结。时任*高人民法院副院长曹建明在《加强知识产权司法保护，优化创新环境，构建和谐社会——在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》中指出：“对于知识产权权利冲突案件的审理，一般应当遵循保护在先权利、维护公平竞争和诚实信用的原则。” 因此，就解决知识产权权利冲突的特殊情况而言，可以将保护在先权利和维护公平竞争（防止误导或者市场混淆）作为其核心的法律原则。保护在先权利立足于保护在先的合法权益，制止的是对已经存在的他人合法权益的侵夺；维护公平竞争则是通过防止误导或者混淆而维护公平竞争的市场秩序。从知识产权权利冲突的实际情形或者后果来看，无非有两大基本情形，即要么是侵犯他人在先的合法权利，要么是误导相关公众而造成市场混淆。因而保护在先权利和防止误导也就顺理成章地成为解决权利冲突的针对性原则，且足以涵盖权利冲突的所有情形。本案中，正是通过主张保护我方在先享有的著作权，成功对抗了对方的商标专用权。 二、企业应当重视自身的商标战略 回顾上海科麦的艰苦维权历程，可见企业商标战略的重要性，为此，企业在制定商标战略时应当注意以下几点： **，企业应该加强商标意识，尽早注册商标，特别是应将自己的企业字号和特有的名称、装潢及特殊标志注册成商标，以免被他人抢注，造成法律上不必要的麻烦和损失。 本案中，上海科麦在商标被秦女士抢注后，其经营范围不断扩大，但却始终没有想到将自己具有著作权的“科麦中英文及图”注册为企业的商标。直到2007年，秦女士恶意抢注的“科麦中英文及图”商标公告时，上海科麦才恍然大悟，但此时已错失良机，陷入了被动局面。 第二，企业发现自己的商标在注册之前已被他人非法抢注时，应当尽快聘请专业律师，及时收集证据，积极向有关行政部门投诉或向司法机关起诉，并要持之以恒、坚持不懈、屡败屡战。 本案中上海科麦在被侵权后，就立即聘请了律师，积极地维护自己的合法权益。在之后的五六年里，上海科麦奔波于山东、北京，先是取得了烟台中院的判决书，使其对“科麦中英文及图”的著作权得到了确认，接着又向商评委提出秦女士所申请的“科麦中英文及图”商标侵犯其在先著作权，应予立即撤销。紧接着上海科麦又向商标局申请了“科麦中英文及图”商标注册，在商标申请被驳回之后并不气馁，立即向商评委提起了复审。正是他们这种对自己品牌誓死捍卫、锲而不舍、坚持不懈的精神和行动，才*后取得了胜利。 第三，企业在商标维权时要讲究策略、统筹考虑、及时跟进、不屈不挠。企业应充分认识到，撤销他人恶意抢注的商标只是企业商标战略的**步，而更为重要的是自己要抓紧时机、及时跟进，申请注册，切忌错失申请注册商标的时机。即使商标申请被驳回，也仍应立即申请复审，以防他人“插队而上”，致使即便异议或撤销成功，也仅为他人做了嫁衣。 本案中上海科麦在通过商标异议复审程序，使得对方的“科麦中英文及图”商标（第30类）被不予核准注册之后，又立刻向商评委申请复审，通过驳回复审程序，*终促使商评委核准上海科麦的“科麦中英文及图”商标在第30类商品上得以注册。两者互为因果，紧密衔接，避免了其他人插队现象的出现，减少了不必要的麻烦。 第四，企业在面对商标侵权的时候，不仅要有维权的决心和毅力，更要掌握一定的技巧和策略，善于借助他“山”之石，为我所用。尤其是在案件比较复杂的时候不妨寻求商标鉴定机构的帮助，一则商标鉴定机构的专业性较强，能够将侵权事实表述得更加具有说服力；二则商标鉴定机构在分析时善于把握案件的关键点，可以为维权提供重要的帮助；三则商标鉴定机构具有一定的权威性，因此其意见在案件审理中也更加容易得到法官的重视，进而为胜诉增加更多的可能性。