中国知识产权指导案例评注(第12辑)

本田技研工业株式会社诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案 阅读提示 涉外定牌加工行为是否构成商标使用行为？ 涉外定牌加工行为是否构成商标侵权？ 【裁判要旨】 商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。在法律适用上，要维护商标法律制度的统一性，遵循商标法上商标侵权判断的基本规则，不能把涉外定牌加工这种贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。同时，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。长期以来，出口被誉为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，而涉外定牌加工则是重要的出口贸易模式。涉外定牌加工贸易中商标侵权问题备受国内外所关注，各地人民法院涉及此问题的案件众多，判决的结果及理由不尽一致。本案判决正确反映了“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，有利于营造高质量发展的知识产权法治环境，对今后类似案件的审理具有借鉴意义。 【案号】 一审：云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院（2016）云31民初52号 二审：云南省高级人民法院（2017）云民终800号 申请再审：*高人民法院（2018）*高法民申3143号 再审：*高人民法院（2019）*高法民再138号 【案情与裁判】 原告（被上诉人、再审申请人）：本田技研工业株式会社（Honda Motor Co，LTD）（简称本田株式会社） 被告（上诉人、被申请人）：重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（简称恒胜鑫泰公司） 被告（上诉人、被申请人）：重庆恒胜集团有限公司（简称恒胜集团公司） 起诉与答辩 本田株式会社于2016年9月13日向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出诉讼请求：判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵犯本田株式会社注册商标专用权的行为;判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司赔偿本田株式会社经济损失人民币300万元(含本田株式会社为制止侵权行为支付的合理费用)，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司对该赔偿承担连带责任；判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司承担本案全部诉讼费用。 一审审理查明 在再审申请人本田株式会社与被申请人恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司侵害商标权纠纷案中，涉案商标包括三个商标，权利人均为本田株式会社。第314940号注册商标，于1988年5月30日核准注册，核定使用类别为第12类，核定使用商品包括飞机、船舶、车辆和其他运输工具等。第1198975号注册商标，于1998年8月14日核准注册，核定使用商品类别为第12类，核定使用商品包括车辆、陆用机动运载器、空用机动运载器、水用机动运载器、汽车、摩托车等。第503699号注册商标，于1988年12月17日核准注册，核定使用商品类别为第12类，核定使用商品包括摩托车、拖拉机以及上述商品零部件等。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的法定代表人均为万某，系总公司和子公司关系。2016年6月30日，瑞丽海关查获恒胜鑫泰公司委托瑞丽凌云货运代理有限公司申报出口的标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车散件220辆。申报总价118360美元，目的地缅甸，该批货物系由缅甸美华公司(MEIHUA COMPANY LIMITED)（以下简称美华公司）授权委托恒胜集团公司加工生产。本田株式会社以侵害商标权为由向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提起诉讼。 一审判理和结果 一审法院认为，本田株式会社于1998年分别取得核定使用在第12类商品上的涉案三商标，其权利依法应受保护。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产和销售的涉案摩托车头罩、发动机盖、左右两边的风挡、铭牌上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司辩称其行为系受美华公司授权的定牌加工行为，但其提交的通过认证的证据不能形成完整的证据链条，无法确认其行为系受美华公司授权的定牌加工行为。并且从其提交的经认证的证据来看，美华公司的授权商标图样中的“HONDAKIT”文字及图形商标并未突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，而是同一大小字体的文字及图形，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所贴附的图样也与美华公司的授权不符。因此，依据商标法第五十七条“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的”之规定，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在本田株式会社取得系列注册商标商标权的相同和类似的商品类别为第12类的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，其明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，其行为已经构成侵犯本田株式会社注册商标专用权，依法应当立即停止其侵权行为。一审法院判决，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵权行为并连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元，并驳回本田株式会社的其他诉讼请求。 上诉与答辩 恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司提出如下上诉请求：撤销（2016）云31民初52号民事判决书**项和第二项，驳回本田株式会社的全部诉讼请求；本案一审、二审的诉讼费均由本田株式会社承担。 二审判理和结果 二审法院认为，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为不是商品销售行为而是涉外定牌加工行为。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司使用涉案图标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为。涉外定牌加工通常是指国内生产商经国外合法商标权利人等合法授权进行生产,并将所生产的产品全部出口至该商标权人享有商标权的国家和地区的国际贸易模式。此种模式下的生产行为是否侵害中国国内相关商标权人的商标权,应根据个案的具体情况具体分析。本案中,恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为并不构成对本田株式会社涉案三商标的侵害。首先，商标法保护商标的根本目的,就在于确保商标识别功能的实现;判断商标侵权与否的关键,就在于审查商标使用行为是否容易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆。只有容易引起相关公众对商品或服务来源产生混淆的使用行为,才可能发生近似商标使用行为侵害他人商标权的情况，离开这些条件和情形谈论商标侵权没有基础。其次,在本案中,220套摩托车散件均全部出口至缅甸,不进入中国市场销售,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,因此不存在让中国境内的相关公众产生混淆的问题，没有损害本田株式会社的实际利益,即不具备构成商标侵权的基础要件。再次,商标权具有地域性(也即法域性)特征,在此语境下,我国商标法只能保护在我国依法注册的商标权,保护范围不能延伸到我国领域之外。本案涉及的220套贴牌加工的产品,其流通市场不在中国而在缅甸,恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司将HONDAKIT中的HONDA部分的文字突出使用,是否容易导致缅甸国内的相关公众对商品来源产生混淆,这个问题不在我国商标法可以评判的范围之内。二审法院判决，撤销一审判决，驳回本田株式会社的诉讼请求。 申请再审理由与答辩 本田株式会社申请再审称，被诉侵权行为属于典型的商标侵权行为。涉案的220套摩托车散件的商标标识明显突出使用本田株式会社的“HONDA”商标，具有攀附商标声誉的意图，易造成相关公众的混淆与误认。涉案三商标享有很高知名度。被诉侵权行为不应认定为涉外定牌加工。被诉侵权商品上的商标标识与境外授权商标标识并不一致，并未获得合法授权，且未有合理解释。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司无法证明其事先获得了境外商标权利人的合法授权，也没有真实、规范、合理地使用境外授权商标，不属于涉外定牌加工。被诉侵权行为属于在商品、商品包装上使用商标标识、识别商品来源。被诉侵权商品上使用变形的缅甸商标标识，目的不再是贴附某一境外客户指定的图标，而是意欲误导消费者。相关公众有接触到被诉侵权商品的可能。若出口货物上贴附商标标识的行为被认定为不属于商标法意义上的使用行为，则海关的知识产权边境保护制度将落空。商标使用行为是一种客观行为，不因使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同评价。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司未尽合理注意义务，有攀附本田株式会社商标声誉的目的，违背了“诚实信用原则”。综上，请求法院撤销二审判决、维持一审判决；案件受理费由恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司承担。 恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司提交意见称，两公司提交的证据已形成完整的证据链，证明两公司的行为属于定牌加工行为。恒胜集团公司接受美华公司委托进行承揽加工，恒胜鑫泰公司负责办理出口事宜，将相关产品全部出口至缅甸，因此两公司的行为是承揽加工行为。涉案的220套摩托车散件是产品而非商品，不会进入中国市场，且属于美华公司所有。缅甸公民吴德孟某在缅甸享有HONDAKIT商标权，并担任美华公司的常务董事，美华公司委托恒胜集团公司加工生产摩托车散件，吴德孟某授权恒胜集团公司在相应产品上贴附HONDAKIT商标，恒胜鑫泰公司代办相关报关出口事宜。两公司的行为未侵犯本田株式会社的涉案三商标。没有发挥识别作用的使用并非商标法第五十七条第二项规定的“使用”。涉案的220套摩托车散件不可能进入中国市场，不属于商标法意义上的商标使用，未破坏涉案商标的识别功能。被诉侵权行为不会导致中国境内相关公众混淆误认。被诉侵权商品为摩托车，出口目的国为跨境电子商务非常滞后的缅甸，回流至国内市场的可能性非常低，不具有造成国内相关公众混淆的可能性。综上，请求驳回再审申请。 再审审理查明 恒胜鑫泰公司与美华公司于2016年4月3日签订《销售合同》，销售被诉侵权商品，瑞丽海关于2016年6月28日查获被诉侵权商品。 再审判理和结果 *高人民法院经审理认为,恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面临着经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益复杂，各国贸易政策冲突多变的形势,人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律,正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，强化知识产权创造、保护、运用，积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境，大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力。自改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式,随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决，也在不断变化和深化。归根结底，通过司法解决纠纷，在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则，这是必须加以澄清和强调的问题。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司主张，恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权，因此不构成侵权。对此，应予指出，商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。因此，判决撤销二审判决，维持一审判决。 【法官评述】 定牌加工（Original Equipment Manufacture，即原始设备制造），俗称贴牌或贴牌加工，是指承揽人按照定作人的要求，生产加工并交付带有定作人提供商标的商品，由定作人给付报酬的市场合作方式，其法律关系是承揽合同关系。按照定作人和承揽人的国别，可分为国内定牌加工和涉外定牌加工；按照定作人授权的范围，可分为单纯的定牌加工和授权销售的定牌加工；按照委托生产加工的层次环节，可分为直接定牌加工和间接定牌加工。 一、涉外定牌加工纠纷诉讼案件裁判观点演进 涉外定牌加工行为是否构成商标侵权在国际条约和我国国内法上没有直接的规定。据研究分析，人民法院早期以商标权地域性为基础，认为受托方加工相同产品、贴附相同商标并交付至境外的行为构成商标侵权，后来逐渐发生转变，出现了从法解释角度认定受托方的行为属于“非商标使用”，不构成商标侵权的观点。在这个过程中，对涉外定牌加工是否构成侵权的观点可以说针锋相对，认为不构成侵权的观点所持主要理由包括：（1）不会造成相关公众的混淆。如北京市高级人民法院于2004年2月18日出台的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（已失效）第十三条指出，造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。（2）单纯的贴牌行为不是商标法所规定的使用行为，商标法上的使用应含有“为商标目的而用”之义，而此类定牌加工的商品不进入国内市场，不会发挥区分标识生产者的目的。只有承揽人定作后又进行产品销售，才构成商标使用行为。诉讼中当事人还往往以定牌加工产品全部销售到国外，不进入国内市场，不会给国内商标权人造成损害为由进行抗辩。 与之相反，认为构成侵权主要理由包括：商标权的地域性特征决定了其权利行使范围和受保护范围，定牌加工行为构成商标法所指的使用，侵权不以造成混淆或误认为要件等。 面对日益复杂的涉外定牌加工案件，为了精细平衡涉外定牌加工委托方和商标权人之间的利益，在以往的一些案件中，有的将涉外定牌加工受托方定位为商标侵权的帮助者，越来越多地注重考察涉外定牌加工受托方是否履行了必要审查注意义务。对此，也有研究认为，这与“非商标使用”思路自相矛盾，进一步导致法律适用的混乱；应限制“非商标使用”理论的适用，回归传统的商标侵权认定。 二、涉外定牌加工商标侵权行为的分析 按照传统民事侵权法理论，侵害事实的客观存在是侵权损害赔偿责任法律关系赖以发生的根据。如果仅有违法行为而无损害结果，侵权损害赔偿的民事责任就无从产生。但是，损害事实仅仅是侵权损害赔偿责任存在的前提，而包括商标权在内的知识产权是一种类似于物权的排他性权利，除损害赔偿请求权外，在权利受到损害时，权利人也可以行使类似于物权请求权的排除妨害请求权。 《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）第四十一条规定，各成员应保证本部分所规定的执法程序依照其国内法可以行之有效，以便能够采用有效措施制止任何侵犯本协议所包括的知识产权的行为，包括及时的防止侵权的救济，以及阻止进一步侵权的救济。这些程序的应用方式应当避免造成合法贸易的障碍，同时应能够为防止有关程序的滥用提供保障。第五十条进一步有关于“权利正在受到侵害或者侵害即将发生”（right is being infringed or such infringement is imminent）的表述。《中华人民共和国商标法》不仅在第五十七条第四项中将“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识”的行为规定为侵犯注册商标专用权的行为，而且在第六十五条中进一步规定：“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”也就是说，即使行为人尚未实施具有损害后果的侵权行为，但当相关行为具有侵害商标权的实际风险时，商标权人就可以申请获得相应救济。 无论是在理论层面，还是在规范层面，对商标权的保护都包含了对即发侵权行为的制止。虽然涉外贴牌加工商品根据合同的约定不会流入国内市场，但该合同是否能够得到切实充分的履行，对国内商标权人而言是完全不可控的，因而具有侵权的潜在风险；而且即使上述商品全部在国外销售，也不排除其回流到国内市场的可能性。因此，无论贴牌加工商品出口前还是出口后，都已构成对国内商标权人商标权侵害的实际风险，理应属于即发侵权。由此，商标侵权行为应当既包括已经发生的侵权行为，也应当包括即发侵权。目前，对于知识产权即发侵权的构成要件尽管仍在争论，但是，至少需要具备以下三个要件：一是行为人已经为侵权行为做了充分准备；二是侵权行为的发生不可避免；三准备行为不是相关知识产权法律所明令禁止的。 （一）贴牌行为构成“商标的使用” 贴牌行为是不是构成“商标的使用”，是判断涉外定牌加工行为是否构成商标侵权的基础问题，也是争论的焦点问题之一。有的判决认为因为涉外定牌加工商品不在国内销售，未进入流通环节，标识未发挥商标识别来源的基本功能，故未构成“商标的使用”。 对于这种争论，倘若就概念论概念，那么“贴牌加工”之“贴牌”基本含义就是贴上一个“牌”——牌子，即商标。概念要保持其含义的同一性，绝不能说商标上所贴的这个牌子，到了国外销售就是商标，在国内就不是商标。当然，概念之争不能作为判断是非的根据。那么法律的原则和精神是什么呢？《中华人民共和国商标法》（下文简称商标法）第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。 一般来讲，商标的使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标法关于“商标的使用”规定，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。此外，从中国出口外贸企业经营现实来看，对涉外定牌加工中标识使用认定不构成“商标的使用”弊端很多，已经影响到很多国内出口企业的发展。 （二）贴牌等行为容易导致相关公众混淆误认 商标法第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……”商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵害商标权本质上就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。从法律规定来看，商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件。 在本案之前，以往不少类似案件中一些判决认为涉外定牌加工商品没有在国内销售，消费者无法接触，就不会导致混淆。但是，前述商标法规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众能够接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。 此外，本案再审申请人本田株式会社在申请理由中明确提出，相关公众有接触到被诉侵权商品的可能，并认为在国际贸易的环境下，相关公众包括生产线上的工人，被诉侵权商品标识的包装印刷工人、运输工人，码头开箱掏货的工人，海关查验关员，国内消费者能通过互联网接触到已出口至境外的商品及标识，大量的中国企业和个人出国旅游、经商，亦是相关公众。对此，本案判决亦予以回应认为，《*高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条明确规定：“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”因此，涉外定牌加工商标侵权纠纷中，相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。即使消费者接触不到，被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。 此外，还有一个法律问题值得关注，知识产权作为一种专有权，在空间上的效力并不是无限的。它受到地域的限制，即具有严格的领土性，其效力只限于本国境内。商标权作为知识产权，也具有上述属性，即具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。 ......