企业知识产权合规与管理

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作者：郭桂峰、刘桂芝

出版社：中国法制出版社

本类榜单：法律

分类：法律 > 司法案例与司法解释

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图文详情

ISBN：9787521627084
装帧：80g胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：其他
页数：328
出版时间：2022-07-01
条形码：9787521627084 ; 978-7-5216-2708-4

本书特色

提炼高频问题采取问答模式直击风险难点提供解决方案本书深入浅出，列举大量典型案例，语言生动平实，贴近实务工作，可读性较强，是一本有利于企业高效直接解决知识产权合规与管理问题的实务指南。

内容简介

随着知识经济时代的到来，企业间的实力对比不仅包括有形资产，知识产权也已成为重要考量因素。对于这一重要财产的生产、传播和利用，企业应建立一种有效的知识产权管理制度来保证新的创意、设计、研发成果得以创造、保护和运用，以帮助企业在激烈的市场竞争中处于有利地位，推动企业持续创新发展。本书将企业知识产权工作中的七大部分做了梳理总结，涉及专利、商标、著作权、科技政策、维权诉讼、海外布局及风险防范；每个部分将企业日常遇到的知识产权痛点问题罗列出来，合计约200个高频痛点问题，辅助以案例说明，并给出解决问题的具体方向和建议，供企业在实际运营中参考。

节选

在企业日常知识产权工作中，会涉及大量的专利申请、商标注册、著作权登记等管理工作。同时，企业的知识产权绝大部分是员工的职务创作获得，员工在自身工作岗位上为完成工作任务接受单位指派进行发明创造，或者公司受让他人的知识产权。如何对这些知识产权进行有效管理，并与公司内部的商业秘密进行有效分隔，这些工作涉及大量的管理与合规问题，管理人员需要具有较强的知识产权意识，才能有效地进行知识产权管理。在整个知识产权管理工作中，专利工作是企业知识产权工作中非常重要的部分，尤其对于技术驱动的科技型企业，专利工作就更为重要。专利工作包括专利提案阶段、专利申请阶段、专利审查答辩阶段、专利保护阶段；这几个阶段都涉及专利流程以及专利管理，在知识产权管理过程中，重视管理合规，才能避免各种潜在问题，将各种风险消弭于无形，让知识产权真正为企业发展保驾护航。一、专利提案 1. 先公开发表再申请专利，影响专利授权很多人在申请专利前，已经把专利内容发表过论文，或者在公司的微信公众号、官方网站、公司宣传资料上已经发布过，这时候再去申请专利是否可行？我们都知道，专利授权要求技术方案本身具有新颖性和创造性，所谓新颖性，就是在专利申请时，这个专利在全世界范围内都是*新的，以前都没有过。显然，已经对外发表过的内容，不论是发布论文还是发布在网站微信公众号、企业官网宣传册上，哪怕对外公开演讲，都已经成为人类公有知识的一部分了，此时再申请专利就显然不具有新颖性。但是有以下几种例外：（1）私密小圈子内的技术交流，譬如公司内刊，严禁对外流传；内部讲话讨论；限定了阅读权限的朋友圈；明确属于保密信息的不对外公开的内部信息，是默认为不影响新颖性的。（2）难以留痕的公开发表，譬如公司官网上、微信公众号上发表后立即予以删除。对于先公开发表后再去申请专利，是否可以授权，其衡量标准为：如任意人员都可以查看到该发表信息，且已经留下了书面证据，此时再去申请专利，是不应当被授权的，即使授权，也是非常容易被宣告专利无效的。案例：某企业开发了一个环保污水处理产品，填补了国内外的技术空白，销售非常火爆；同行抄袭模仿，也开始生产销售同类产品，该企业就去起诉专利侵权。但官司还没有打，专利就被专利局宣告无效了。为什么呢？原来该公司在研发出环保污水处理产品后，先非常高兴地在自己的官网对外宣布了这个大好消息，并在网页上公布了产品的照片以及基本性能、创新之处；过了两天，技术部门才联系专利事务所进行专利申请；竞争对手了解后立即将他们公司网站内容做了公证取证，并向专利局提交了专利无效申请，*终专利局以该专利已经在先公开丧失了新颖性宣告该专利无效。为了避免自己先公开导致专利无效的情况，建议企业做到以下两点：（1）技术研发完成后，**时间考虑申请专利，然后再考虑发表论文，公开展出、市场宣传等。（2）企业对外公开专利产品相关技术信息时，应当由专利法务或者外部专利律师审核后再对外发布，确保万无一失。 2. 已经公开销售的产品再来申请专利，可以吗经常有企业在某款产品销售比较好时，为防止同行模仿抄袭，就来申请专利，那么这种情况能申请专利吗？我们都知道，专利授权需要满足新颖性与创造性的要求，所谓新颖性就是在全世界范围内这个技术都是*新的，其他人没有做出来过。已经公开销售的产品显然已经不具有新颖性了，自然不满足专利授权的新颖性条件，不应当被授权。对外公开销售的产品，如果满足如下几个条件之一，即不具备专利新颖性要求：（1）在媒体上做了宣传推广，并公布了创新细节；（2）在公开场合公开展出、公开使用；（3）采购方采购该产品后，进一步组装加工，对外再进行销售使用。如果对外公开销售的产品，具有如下情况，则应当认为还具有专利新颖性：（1）仅供特定客户内部使用，并不对外公开；（2）销售产品属于加工设备或者加工方法等，不会作为终端产品再次进入公开流通市场。因此，如果在先销售行为导致专利技术对外公开，成为现有技术，那就丧失了新颖性，不符合专利授权条件。如果在先销售行为并未导致专利技术对外公开，那就没有丧失新颖性，符合专利授权要求。案例：A公司向B公司销售一款*新的直线驱动电机，B公司采购该电机配套使用在其工厂内的一种食品加工设备，销售了两年后，A公司将该产品申请了专利，A公司法务人员担心，该产品已经对外销售了两年，再去申请专利是否已经丧失新颖性？专利律师向法务人员解释道：该产品仅向B公司销售，B公司购买该产品后配装内嵌在食品加工机上使用，仅用于食品加工，加工工厂也不对外开放；所以A公司的这款产品并未向不特定公众公开，并不构成因为“使用公开”丧失新颖性的情况，所以仍然可以申请专利并获得授权。如果有同行将国内已经公开销售使用多年的产品拿来申请专利，这样的专利受保护吗？按照新颖性要求，已经对外销售的产品丧失了新颖性，不应该再获得专利保护。但是，专利局的审查员并不知道这些产品已经对外销售，如果在进行专利文献检索时，没有检索到与该产品相关的在先公开文献，该专利就会被授权。这时候，如果其他人能够提供该产品已经在先使用的证据，就可以向专利局请求宣告该专利无效。实务中，笔者发现，确实存在已经在先销售使用的技术被拿来申请专利，其他人要想请求宣告专利无效的情形，其实难度非常大，主要原因在于：（1）在先销售使用的“法律证据”很难收集，很多人确实能够提供销售合同，但是合同中可能没写产品型号，或者没有发票，或者没有产品照片，与专利产品不能完整对应，无法证明该专利产品已经在先销售的“法律事实”。（2）即使提供了完整的证据链证明该产品在先公开销售了，但是产品会不断迭代升级，专利里面描述的技术细节很难在证据固定的产品上得到完整体现。（3）专利无效的费用相对于专利申请的费用高了近10倍，如果没有切身利益，很少有人愿意去申请别人的专利无效。因此，只要该技术或产品没有被书面的专利文献或者期刊杂志所公开，就应该去申请专利，而不需要考虑是否已经对外销售。 3. 申请专利时不写主要发明点，专利很难获得授权专利申请时应当写清楚专利技术方案相对于现有技术的创新之处，审查员审查该创新之处是否清楚完整可实施，并且全世界范围内均没有，也不是本行业普通技术人员轻易就能想到的。如果符合这几个条件，审查员就授权该专利；不符合就予以驳回。所以在申请专利时，写清楚专利的创新之处至关重要，这决定了这个专利*终能否授权，以及授权的保护范围有多大。但很多发明人基于以下各种考虑，并不愿详细描述专利的发明点：（1）因工作繁忙委托专利代理师写技术交底书；（2）担心主要发明点属于公司技术秘密，不愿在专利里面公开；（3）认为已经概括描述了专利发明点，没必要详细描述具体细节。在解析发明人的以上误区之前，先来解构一下整个专利制度：（1）专利申请及维权的制度设计发明人做出发明创造，并提供创新素材；专利代理师进行提炼概括，并规划专利保护范围；专利审查员审查专利是否具有新颖性、创造性以及对该专利给予多大的保护范围；法院审查涉嫌侵权产品是否在授权专利的保护范围之内。（2）真假创新现代专利制度的基础是“技术创新”，技术创新有“真创新”与“假创新”之分，创新为何会存在“真假”之说？因为发明人在做发明创造时会受到自身认知能力与知识的局限，做出的创新可能是前人已经做过相同的或类似的，那就是“假创新”；如果前人没有做出过相同或类似的创新，那就是“真创新”。所以发明人需要详细地描述自己的创新细节，才能让专利代理师、专利审查员、法官来评鉴是否“真创新”。（3）专利制度核心在于保护而非授权发明人做出“真创新”，申请专利的*终目的是通过专利审查获得授权后，在专利审查员核定的专利保护范围内获得专利保护。如果专利授权，但核定的保护范围极窄，不能匹配发明人的“创新贡献”，发明人就很吃亏，会损失后续市场对同类创新产品的掌控力与商业价值。（4）详细描述专利发明点的价值详细描述专利发明点，对发明人的价值在于：首先，便于专利代理师识别该专利是“真创新”还是“假创新”，如果是假创新，根本就没有必要去申请专利，避免浪费专利申请费用。其次，便于专利代理师准确评估发明人的“创新贡献”，从而技巧性地进行专利保护范围的规划布局，以应对专利审查员的各种可能质疑。再次，便于在专利审查过程中与审查员进行保护范围的“讨价还价”，为发明人争取到*大的保护范围。 *后，便于在专利侵权诉讼中界定专利的保护边界，从而得到合理的扩张保护。案例：A公司的发明人张经理是高级工程师，申请过很多专利，有朋友推荐一个专利代理师，据说不需要提供技术交底就可以申请专利，张经理平时研发任务非常重，经常为写专利技术交底而苦恼，听说可以无交底写专利，非常开心，觉得可以合作试试看，就将几个发明题目以及几个产品的介绍发给了专利代理师，过了两周，果然收到了专利代理师“整理”出来的专利申请文件。张经理仔细一看，这些专利申请文件中的内容都是通过网上搜索出来的现有技术内容汇总，通篇都是行业里面的基础知识以及一些似是而非的推断描述。张经理不放心，就特地跟这个专利代理师电话沟通了一下，发现代理师并不与他谈技术细节，只跟他讲，“你放心，这些专利包授权”。张经理又找了几个正规代理事务所多方咨询，才了解到：原来国内的实用新型与外观设计专利，不做实质性审查，只要申请内容不跟在先技术完全一样基本都能得到授权；而发明专利虽然做实质审查但是审查流程要两三年，到时候他们早就跑了。张经理听后感慨万千：看来专利申请跟技术研发一样，来不得半点偷懒与敷衍，不然只会浪费人力和物力。 ......

作者简介

郭桂峰，专利代理师、商标代理人、律师，技术经纪人，上海硕力知识产权代理事务所创始合伙人，常州大学工学学士，华东政法大学法律硕士，2006年开始从事知识产权工作，服务了超过2000家科技型企业，代理的专利申请超过1000件、商标申请超过800件，代理过近百起专利无效、专利侵权诉讼案件。尤其擅长专利检索分析、侵权风险分析、科创板知识产权规划布局、商标战略规划保护等服务，曾经为某大型企业的多个研究所提供研发项目的专利检索分析服务；为多个医疗健康类客户提供专利侵权风险分析以及专利规避设计服务；为多个国内外重大技术并购、医药收购项目提供专利尽调服务；为数百家科技型企业提供专利无效及维权诉讼服务。刘桂芝，专利代理师、软件工程师、技术经纪人，东北大学信息管理与信息系统本科，从事过多年的软件开发工作，2008年进入知识产权行业，先后在多家知名企业从事知识产权管理工作，具有丰富的知识产权实务经验。

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